商标缺乏显著特征的认定：有些添附会减损原标志的显著性

　　本文案例选自最高人民法院知识产权案件法律适用问题年度报告(2023)

　　案件名称：郴州大拇印防伪科技有限公司与国家知识产权局行政申请再审审查行政裁定书

　　案号：最高人民法院(2023)最高法行申1053号

　　裁判要旨：判断诉争商标是否具有显著性，关键要看相关公众是否可以将该标志作为指示商品或服务来源的标志加以识别对待。人民法院可以结合商标指定使用商品或者服务所在领域的相关公众的认知习惯，以及所属行业的实际使用情况等进行综合判断。

　　一、案件基本事实

　　2020年12月24日郴州大拇印防伪科技有限公司申请在第16类“纸;书籍”商品上注册“大拇印卖方承诺商标假一赔百”商标，申请号为52444799(“诉争商标”)。国知局以诉争商标中含有“卖方承诺商标假一赔百”文字标识，易使消费者对商品质量等特点产生误认，违反商标法第十条第一款第(七)项之规定，驳回诉争商标注册申请。

　　国知局在复审中，认为诉争商标使用在指定商品上缺乏作为商标使用的显著性，已构成《商标法》第十一条第一款第(三)项规定之情形，于2021年10月9日下发《商标驳回复审评审意见书》，大拇印公司在规定期限内提交了申辩意见。

　　经复审认为，诉争商标用在指定使用商品上，易使消费者产生误认，违反了《商标法》第十条第一款第(七)项的规定。

　　诉争商标指定使用在纸等复审商品上，诉争商标中“卖方承诺商标假一赔百”的内容向相关公众传达的信息是相关商品上标示的商标是真实的、非假冒的，因而诉争商标整体上容易被相关公众识别为是对相关商品上的商标标志真实性的确认和保证，该承诺的对象是商品上标示的商标而非纸等复审商品，诉争商标使用在指定复审商品上消费者一般不易将其作为商标加以识别，缺乏作为商标应有的显著特征，已构成《商标法》第十一条第一款第(三)项所指情形。

　　国知局以诉争商标违法商标法第十条第一款第(七)项及第十一条第一款第(三)项，维持驳回决定。

　　二、最高法院再审认定

　　本院经审查认为，本案再审审查的争议焦点为：诉争商标是否属于缺乏显著特征的情形。

　　《中华人民共和国商标法》(以下简称商标法)第十一条第一款规定：“下列标志不得作为商标注册：(一)仅有本商品的通用名称、图形、型号的;(二)仅直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点的;(三)其他缺乏显著特征的。”

　　申请商标注册的标志具有显著特征，是获得商标注册的必要条件。判断申请商标注册的标志是否具有显著特征，首先要考虑其本身的含义、呼叫和外观构成的识别性，即一般公众是否可以将该标志作为指示商品或服务来源的标志加以识别对待，其次在具体情况下还要进一步结合申请指定使用商品或者服务所在领域的相关公众的认知习惯，以及所属行业的实际使用情况等，对标志是否可指示商品或服务来源进行具体、综合、整体判断。

　　首先，关于诉争商标的含义、呼叫和外观是否可使公众作为指示商品或服务来源的标志进行识别或记忆。诉争商标由上部较大的“大拇印”文字，及下部带框较小的“卖方承诺商标假一赔百”文字构成，字体为普通印刷体。大拇印公司主张因“大拇印”文字本身具有显著性，在此基础上添加“卖方承诺商标假一赔百”文字会增添标志的显著性。一般而言，在获准注册的商标标志周边添附其他装饰或文字并不会有损商标标志的显著性，有时甚至会增加商标标志的显著性。但有些添附恰恰会画蛇添足减损原标志的显著性。就诉争商标而言，“卖方承诺”“商标假一赔百”属于对真实性进行承诺的广告宣传惯常用语，而“大拇印”在这一语境下刚好也具有承诺的含义，两者结合后，反而淡化了“大拇印”单独存在时的显著性。诉争商标整体容易被一般公众识别成一个对真实性进行承诺的惯常广告用语，认为是对商品真实性或其上贴附的其他商标真实性的承诺，而非指示商品或服务来源的标志。因此，诉争商标缺乏显著性。其次，大拇印公司还主张相关公众易将诉争商标下部“卖方承诺商标假一赔百”理解为经营者对上部“大拇印”标志真实性的承诺。但商标自证真伪功能并非认定商标显著性的考虑因素。大拇印公司关于诉争商标因具有自证真伪功能而具有显著性的主张不能成立。最后，大拇印公司未能提供证据证明诉争商标经过使用获得了显著性。

　　综上，诉争商标缺乏申请注册商标应具有的显著特征。二审判决关于诉争商标构成商标法第十一条第一款第三项所规定情形的认定并无不当。

　　三、律师评述

　　我们也碰到过类似的显著性判断问题，国知局在第9类商品上核准注册了“A”图形商标(G1270215)，但却认定“A图形+ guidance automation”商标(G1265351)使用在第9类商品上缺乏显著性。

　　在G1265351号商标中，“A图形”商标被核准注册，但加上英文单词“guidanceautomation”之后反而缺乏显著性，英文单词“guidance automation”使得相关公众认为“A图形”部分仅是“automation”首字母的变体，商标整体缺乏显著性。恰恰是添加的英文单词减损了“A图形”部分的显著性，使得商标整体缺乏显著性。

　　关于国际注册第1265351号“Guidance automation及图”商标驳回复审决定书(商评字[2018]第0000020114号)摘录如下：

　　我委认为，申请商标由文字及图形组合而成，其中文字部分可译为“导航自动化”，指定使用在位置参考系统;导航装置等商品上，缺乏显著性，难以起到区分商品来源的作用，已构成《商标法》第十一条第一款第(三)项所指情形。申请人提及的其他商标的注册情况与本案情况不同，不能成为申请商标获准注册的当然理由。
     本文由北京知寰律师事务所裴粉红律师整理