商标注册人起诉他人商标侵权，但未能证明自己实际使用过注册商标而导致的一连串后果

　　北京案件名称：北京燕京国际旅行社有限公司侵害商标权纠纷再审民事判决书

　　案号：北京市高级人民法院(2022)京民再72号

　　案件意义：商标注册人启动商标侵权诉讼前，应准确评估自己过去三年内使用注册商标的证据，一旦不能证明对涉案商标进行过商标法意义上的实际使用，不但无法获得赔偿，还可能失去注册商标，陷入万劫不复的深渊。对企业名称全称的使用不能被认定为商号的商标性使用。

　　一、案件事实

　　2007年12月26日，案外人申请注册第6477049号“燕京旅游”商标，核定使用于第39类的“旅游陪伴、安排游艇旅行、观光旅游、安排游览、旅游安排、旅行座位预订、旅行预订、旅行社(不包含预订旅馆);导游;货物贮存”。2015年12月20日，燕京智汇公司依法受让该商标，有效期自2010年7月14日至2020年7月13日。

　　被告的前身北京市燕京旅行社于1988年4月2日成立，2005年改制为北京燕京国际旅行社有限公司。北京燕京公司提交了一些列材料证明其在涉案商标注册申请前使用自身企业名称进行持续经营的情况，上述证据中，北京燕京公司使用其企业名称全称，并未单独使用“燕京”或“燕京国旅”等字样。2016年1月22日，北京燕京公司申请注册第18960983号“燕京国旅”文字及图商标，后被国家工商行政管理总局商标局驳回。

　　2019年燕京智汇公司发现，北京燕京公司使用微信公众号“燕京国旅”宣传、推广旅游业务。北京燕京公司在域名为fliggy.com的飞猪网站上开设有自营店铺，店铺名为“北京燕京国旅”。店铺首页顶部有“燕京国旅一对一，签证一对一”的宣传语。

　　燕京智汇公司对上述情况进行公证证据保全，并以北京燕京公司使用“燕京国旅”构成商标侵权为由诉至法院。

　　本案审理过程中，2019年3月22日，北京燕京公司以无正当理由不使用为由，向国家知识产权局申请撤销涉案商标。2019年9月27日，国家知识产权局认定燕京智汇公司提交的2016年3月22日至2019年3月21日期间的商标使用证据有效，涉案商标不予撤销。

　　二、一、二审认定

　　一、二审法院均认定，北京燕京公司使用“燕京国旅”构成商标侵权。北京燕京公司并不能证明其在涉案注册商标申请前曾单独、突出使用“燕京”或“燕京国旅”字样，或通过正当合法的投资和使用，使得“燕京”字号本身负载了北京燕京公司的商誉及利益。在案证据不能证明北京燕京公司曾在先使用“燕京”或“燕京旅游”，故其被诉使用行为不构成在先使用。

　　其次，本案一、二审当中，双方当事人就燕京智汇公司是否使用涉案商标分别提交了证据，燕京智汇公司在一、二审当中提交的关于使用“燕京旅游”商标的证据足以证明其就涉案商标进行了使用。北京燕京公司的涉案商标三年未使用抗辩不成立。

　　一、二审法院均判决北京燕京公司停止使用“燕京国旅”商标，赔偿燕京智汇公司损失。

　　三、再审认定

　　北京燕京公司以出现两个新证据为由，申请再审。第一，涉案注册商标因连续三年未使用已被公告撤销。第二，北京燕京公司的第40512149号“燕京国旅”商标已初步审定并公告注册，北京燕京公司有权继续使用“燕京国旅”商标。

　　(一)北京燕京公司是否应当承担赔偿责任。

　　商标法第六十四条第一款规定，注册商标专用权人不能证明此前三年内实际使用过该注册商标，也不能证明因侵权行为受到其他损失的，被控侵权人不承担赔偿责任。

　　鉴于一审案件的立案日期为2019年1月7日，该日期为燕京智汇公司请求权基础的起算日期，故北京燕京公司主张涉案注册商标三年不使用抗辩的期间应当为2016年1月8日至2019年1月7日。

　　在此基础上，鉴于涉案注册商标在2016年3月22日至2019年3月21日三年期间内没有商标法意义上的使用，已于2021年8月27日被公告撤销，故判断北京燕京公司抗辩能否成立的关键在于判断燕京智汇公司在诉讼阶段提交的发生在2016年1月8日至2016年3月21日(简称指定期间)的使用证据，能否证明涉案注册商标是否存在商标法意义上的真实、公开、合法的使用。

　　对于燕京智汇公司提交的微信公众号截图、燕京旅游app宣传册、荣誉证书、盘锦市旅游局、海南省旅游协会推广“燕京旅游”app的通知、景区照片、部分媒体广告、百度百科对燕京旅游的介绍、活动照片、燕京旅游与及景点部分合作协议等证据，其或者未在指定期间，或系其自制证据，或未提交履行证据佐证，不能证明存在商标法意义上的使用。

　　据此，虽北京燕京公司实施了被诉侵权行为，但根据商标法第六十四条的规定，其可不承担赔偿责任。

　　(二)北京燕京公司是否应当停止在其经营的“燕京国旅”微信公众号上使用“燕京国旅”字样，停止在域名为fliggy.com的飞猪网上销售观光旅游服务产品、签证服务时使用“燕京国旅”字样。

　　本案中，涉案注册商标因在连续三年不使用已被公告撤销，北京燕京公司申请的第40512149号“燕京国旅”商标已初步审定并公告注册，北京燕京公司在上述产品或服务上继续使用“燕京国旅”商标并不会引起进一步造成混淆误认，或损害燕京智汇公司的合法权益。因此，虽二审判决基于被诉侵权行为成立判令北京燕京公司应当停止侵权并无不当，但考虑到涉案注册商标权利状态发生变化，判令北京燕京公司停止侵害该商标专用权缺乏必要性，故本院对二审判决的相关认定亦予以纠正。
       文章由北京知寰律师事务所  裴粉红律师整理撰写