引证商标“撤三”决定对商标授权确权行政案件的影响

　　商标授权确权行政案件，是指相对人或者利害关系人因不服国务院工商行政管理部门商标评审委员会作出的商标驳回复审、商标不予注册复审、商标无效宣告等行政行为，向人民法院提起诉讼的案件。这类案件审理过程中，引证商标由于三年不使用被商标局、商评委作出撤销决定，作为商标评审委员会据以作出具体行政行为依据的引证商标，随着时间的推移情况发生了变化。当事人往往一厢情愿地认为，既然引证商标已经被商标局撤销，法院应该判决商评委重新作出行政行为，或者诉讼中止，待“撤三”决定行政及司法程序完结后再恢复审理。但现实中由于各种原因，情况纷繁复杂，在此笔者仅就自己检索的相关案例作简要分析和总结，表述一管之见。

　　NO.1提起撤销程序或有撤销决定但未生效请求诉讼中止的情形

　　无论是提起了对引证商标的撤销程序，还是商标局已经对引证商标作出撤销决定尚未生效，或商评委的复审决定尚未生效，原告申请诉讼中止的，法院一般不予准许。

　　(一)提出引证商标撤销申请后申请诉讼中止的案例

　　在济宁安吉国际经济技术合作有限公司等与国家工商行政管理总局商标评审委员会无效宣告二审行政判决书，针对安吉公司已经提交了《撤销连续三年不使用注册商标申请书》并要求诉讼中止的申请，北京高院认为：“…至本案审理之时，引证商标仍为有效商标，安吉公司关于引证商标权利状态不稳定故本案应中止审理的上诉理由缺乏事实和法律依据，本院对此不予支持”。

　　(二)引证商标撤销决定作出后申请诉讼中止的案例

　　在乐天澳的利饮料有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会驳回复审行政诉讼一审中，北京知识产权法院认为，“乐天澳的利公司主张引证商标因连续三年停止使用已被国家工商行政管理总局商标局(简称商标局)撤销，但截至原审开庭审理时引证商标连续三年不使用撤销已进入撤销复审阶段，复审程序尚无结论，商标局撤销引证商标的决定尚未生效，引证商标仍为有效商标，仍是本案诉争商标申请注册的障碍。鉴于引证商标撤销程序并不当然导致引证商标被撤销，因此乐天澳的利公司中止本案审理的主张，于法无据，不予支持”。

　　NO.2有撤销决定但未生效法院判决的情形

　　法院在一审直至二审阶段，商标局作出了撤销决定但未生效，法院一般会认为被诉决定合法，驳回原告的诉讼请求。

　　(一)一审案例

　　北京卫达科技有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会驳回复审一审行政判决书【(2017)京73行初8755号】中，北京知识产权法院查明，“本案审理期间，原告提交了商标局针对引证商标作出的商标撤销决定，该决定撤销了引证商标。至本案审理期间，该商标撤销决定尚未生效。…本院认为，商标局关于撤销引证商标的决定尚未发生法律效力，故引证商标目前仍为有效商标，仍构成诉争商标申请注册的在先权利障碍…”。

　　(二)二审案例

　　在乐天澳的利饮料有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会驳回复审行政诉讼二审中，北京高院认为，“虽然引证商标目前处于注册商标连续三年停止使用撤销复审程序中，但法律并未规定商标评审委员会应在引证商标的撤销复审程序终结后才能对驳回复审案件进行评审并作出复审决定。且在案证据不能证明在商标评审委员会作出被诉决定时，直至原审诉讼及二审诉讼中引证商标已被撤销，故引证商标仍是诉争商标申请注册的在先权利障碍，商标评审委员会将其作为引证商标对诉争商标应否予以核准注册进行评审，并未违反法律规定”。

　　(三)再审案例

　　在雅客(中国)有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会驳回复审再审程序中，最高人民法院认为，“商标局(2014)第W000996号《关于第4092785号“金上水”注册商标连续三年不使用撤销申请的决定》于2014年12月3日作出，依照商标法的规定，当事人不服该决定的，可以在收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审，当事人没有申请复审的，该决定依法生效。现雅客公司将该决定作为新证据提交，请求支持其申请再审的主张。但根据查明的事实，引证商标在二审判决之前未被依法撤销，二审法院据此认定引证商标“金上水”尚处于有效状态，并根据商标法第二十八条之规定，以申请商标“上水”与引证商标构成近似，若同时使用在相同或类似商品上，易使相关公众对商品来源产生混淆误认为由，维持一审判决及商标评审委员会的决定，驳回雅客公司的商标注册申请并无不当”。

　　NO.3撤销决定生效法院判决重新作出行政行为

　　如果引证商标撤销决定生效，则不论在一审阶段、二审阶段，还是再审阶段，都有可能构成情势变更，人民法院一般会判决商评委重新作出行政行为。

　　(一)一审案例

　　路加斯伦那股份有限公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会驳回复审一审行政判决书【北京知识产权法院(2017)京73行初 8297号】中，北京知识产权法院查明，“在本案审理过程中，商标局于2017年9月27日发布第1569期《注册商标撤销公告》，显示引证商标一因连续三年不使用，其在第25类全部注册商品上的注册被撤销，撤销文号为撤三字【2017】第W009361号。于2017年7月13日发布第1559期《注册商标撤销公告》，显示引证商标二因连续三年不使用，其在第25类全部注册商品上的注册被撤销，撤销文号为撤三字【2017】第W006468号。…本院认为，…本案中，因引证商标一、二已被商标局撤销，故引证商标一、二已不构成诉争商标注册申请的障碍，故依据情势变更原则，被告应在上述事实基础上，对诉争商标的注册申请重新进行审查”。

　　(二)二审案例

　　伯里斯公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会其他二审行政判决书【北京市高级人民法院(2015)高行(知)终字第50号】，北京高院查明：“…另查，引证商标已被商标局撤销注册，其权利人不服，申请复审，但由于其未在规定期限内补正相关手续，商标评审委员会于2015年4月9日向引证商标权利人山姆电器(南通)有限公司作出《视为撤回商标评审申请通知书》，导致撤销引证商标的决定已生效。”北京高院认为，“鉴于在本案二审诉讼期间引证商标被商标局撤销的决定已生效，被诉决定作出的依据发生情势变更，引证商标不再成为申请商标申请注册的权利障碍，故商标评审委员应基于新的事实重新作出审查。伯里斯公司以此为由主张原审判决及被诉决定应予撤销，理由成立，本院予以支持”。

　　(三)再审案例

　　耐克国际有限公司与中华人民共和国国家工商行政管理总局商标评审委员会行政裁决审判监督行政判决书【中华人民共和国最高人民法院行政判决书(2015)行提字第4号】中，最高法院认为，“…无论引证商标二是否实际使用，申请商标的使用情况并不能当然对抗在先注册的引证商标二，不能成为申请商标应予核准注册的理由，对其前述主张，不应予以支持。…但是，在二审判决作出后，即2014年4月11日，本案中唯一的引证商标即引证商标二，已经被商标局以连续三年停止使用为由予以撤销，且因各方当事人均未对撤销决定启动后续行政及司法审查程序，使引证商标二基于撤销决定的生效而产生了丧失注册商标专用权的法律后果。由于本案为商标驳回复审行政诉讼，申请商标的注册程序尚未完结，在这一过程中，由于申请商标是否应予核准注册的事实基础发生根本性变化，即本案中唯一的权利障碍已经消失，若仍以二审判决作出时的事实状态为基础去考量申请商标是否应予核准注册，将导致显失公平的结果，故本院对第13352号决定、一审及二审判决的结论予以纠正。

　　NO.4律师观点

　　基于上述不同情况法院作出的不同处理，从法理等方面作以下简要分析。

　　(一)人民法院审理商标授权行政案件，以评审时的事实状态为依据。

　　《行政诉讼法》第6条规定，“人民法院审理行政案件，对行政行为是否合法进行审查”。

　　《商标法实施条例》第52条规定：“商标评审委员会审理不服商标局驳回商标注册申请决定的复审案件，应当针对商标局的驳回决定和申请人申请复审的事实、理由、请求及评审时的事实状态进行审理”。

　　因此，人民法院审理商标授权确权案件，以被诉决定作出时的事实状态进行审理。商评委作出决定时，引证商标如果仍处有效状态，即使对引证商标撤销决定已经作出，但未生效，人民法院据此驳回原告的诉讼请求符合法律规定。

　　(二)审理过程中被诉决定所依据的事实发生变更，可以适用情势变更原则。

　　《最高人民法院关于审理商标授权确权行政案件若干问题的规定》第28条规定，“人民法院审理商标授权确权行政案件的过程中，商标评审委员会对诉争商标予以驳回、不予核准注册或者予以无效宣告的事由不复存在的，人民法院可以依据新的事实撤销商标评审委员会相关裁决，并判令其根据变更后的事实重新作出裁决”。

　　在这里，对诉争商标予以驳回、不予核准注册或者予以无效宣告的事由，一般指引证商标被无效或撤销，使引证商标处于无效的状态。撤销决定的最终生效，才能成为适用情势变更原则的前提。

　　撤销决定的最终生效，包括以下情形：法定期限届满，当事人对商标局的撤销决定不申请复审，或者对商标评审委员会的复审决定不向人民法院起诉的，或者生效的行政判决维持商评委决定、驳回原告的诉讼请求的，则商标局的决定或者商标评审委员会的复审决定、裁定生效。

　　(三)引证商标被撤销但未生效，人民法院一般不适用诉讼中止，个中缘由揣度如下：

　　1、诉讼中止会导致行政行为的不确定性。商评委根据评审时的引证商标为有效状态的事实，作出了被诉决定，符合行政诉讼法及商标法实施条例的规定。如果因为在诉讼中引证商标被撤销的决定作出，就中止审理，会导致商评委作出决定时认定的事实处于不确定的状态，影响行政机关所作决定的权威性和行政行为的法律效力。

　　2、商标评审案件高昂的时间成本和诉讼成本。

　　根据商标法第49条规定，“对于向商标局申请撤销该注册商标的申请，商标局应当自收到申请之日起九个月内做出决定，有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月”。

　　商标法第54条规定，“ 对商标局撤销或者不予撤销注册商标的决定，当事人不服的，可以自收到通知之日起十五日内向商标评审委员会申请复审。商标评审委员会应当自收到申请之日起九个月内做出决定，并书面通知当事人。有特殊情况需要延长的，经国务院工商行政管理部门批准，可以延长三个月。当事人对商标评审委员会的决定不服的，可以自收到通知之日起三十日内向人民法院起诉”。

　　因此，引证商标被撤销后，权利人不服的，可以行使的行政及诉讼程序复杂而漫长。如果动辄中止诉讼，会导致诉讼长期处于不确定状态，影响行政效率，浪费司法资源，且时间成本巨大。

　　3、导致相同或近似商标之间权利界限不清晰，某种程度引起市场混乱和消费者混淆。

　　部分注册商标在驳回复审、不予注册复审及诉讼程序中，申请人已经实际使用了商标。如果中止诉讼，会导致申请人利用这段不短的中止期间继续使用商标，而引证商标的撤销还没有最终结论，也可能在市场上并存，会导致市场混乱和消费者混淆。

　　当然，即使法院没有等待引证商标撤销的最终结论，维持了商评委的决定，而径行判决驳回原告的诉讼请求，导致注册商标被驳回或不予注册，或予以无效宣告，权利人可以在引证商标撤销决定生效后重新注册商标，或另行选择注册其他更具有显著性的商标，逐步培养商誉，远离可能导致混淆的“是非之地”，也不乏是一条更具有理性的道路。

　　 作者|北京知寰律师事务所主任律师黄继保撰写和整理